ВОПРОСЫ БЕЗ ГРАНИЦ. Патент. Об отказе в выдаче патента. Часть 17

Рубрика, которая дает ответы на ваши вопросы. Каждый читатель в комментариях может задать свой вопрос — либо интересному для него пользователю платформы, либо вопрос общего плана. Мы постараемся связаться с адресатом и в одном из постов опубликуем его ответ. Если будет задан вопрос общего плана, на него ответит один из постоянных авторов рубрики.

ПРАВИЛА КОНКУРСА КОММЕНТАРИЕВ
1. Каждый комментатор может задать один вопрос;
2. Вопросы могут быть на любую тему, но они не должны иметь оскорбительную окраску;
3. Команда Лиги Авторов выбирает один лучший вопрос под каждым постом и отвечает на него в посте;
4. Автор-победитель получает 10 голосов за вопрос, признанный лучшим;
5. Награда перечисляется в течение 3-х дней после публикации поста.

Об отказе в выдаче патента

Основные и главные особенности патентования мы рассмотрели. В этой части поговорим о том, что ещё полезно знать.

Мы знаем, слышали, что патентный орган может отказать заявителю в выдаче патента, ни один заявитель, в принципе, от этого не застрахован. Довольно часто авторы и заявители после получения отказа прекращают попытки подавать заявку на изобретение. Между тем, законодатель предусмотрел процедуру возражения на такой отказ.

В Беларуси для этого в Апелляционный совет при патентном органе или в суд может быть подана апелляционная жалоба, в России возражение может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Что нужно для подачи жалобы или возражения?

В первую очередь – тщательно изучить основания для отказа, которые экспертиза должна изложить в письменном виде, и найти в них слабые стороны.

Где искать?

Помните, что единственным непоколебимым основанием для отказа является несоответствие критерию "новизна". Но и здесь иногда экспертиза приводит в качестве условий, порочащих новизну, наличие признака, эквивалентного существенному признаку изобретения. Между тем, в правилах экспертизы заявки на изобретение в РБ прямо указано:

502.9. В запросе экспертизы не допускается:
привлекать для вывода о несоответствии условию новизны заявленного изобретения сведения о средстве того же назначения, хотя бы один признак которого является не идентичным признаку независимого пункта формулы изобретения, а эквивалентным ему,
то есть, выполняющим ту же функцию с таким же результатом, но являющимся иным по форме выполнения.
Если не обнаружен более близкий аналог, такое средство квалифицируется как прототип заявленного изобретения.
Последнее, отличаясь от прототипа упомянутым эквивалентным признаком, признается новым
и требует последующей проверки на соответствие условию изобретательского уровня.

Я не случайно сделал разбивку. Давайте разберём этот абзац, он весьма существенен для понимания вопроса.

Первая часть первой фразы проводит границу между признаками идентичным и эквивалентным. Первый (идентичный) порочит новизну, второй (эквивалентный) – нет.

Вторая часть фразы требует особого внимания, поскольку содержит фактически определение. Из неё следует, что эквивалентным по отношению к заявленному будет являться признак, выполняющий ту же функцию с таким же результатом, но являющийся иным по форме выполнения.

Эта норма и может стать фундаментом для оспаривания решения экспертизы. Если в возражении вы докажете, что форма выполнения существенного признака предполагаемого изобретения является иной по сравнению с формой исполнения признака противопоставляемого решения – вывод органа, рассматривающего возражение, будет в вашу пользу.

Вторая фраза говорит о том, что аналог с эквивалентным признаком должен быть выбран в качестве прототипа, если нет более близкого аналога.
Последствием применения этой нормы может стать корректировка материалов заявки, связанная с заменой первоначально выбранного прототипа, и, как следствие, задержка начала публикации сведений о заявке на изобретение. Здесь нужно заметить, что технические решения, ставшие известными во время разбирательства и переписки с патентным органом, не могут быть противопоставлены заявленному изобретению.

Идём дальше.

Первая часть третьей фразы утверждает, что заявляемое решение, отличающееся от только что установленного прототипа эквивалентным признаком, признаётся новым. Чётко и без вариантов, барьер первого критерия преодолён.

И, наконец, как и положено, техническое решение, признанное новым в ходе анализа эквивалентности, требует проверки на соответствие другому критерию – "изобретательский уровень".

Можно перевести дух. Мы ведь уже знаем, что критерий "изобретательский уровень" не имеет строгих признаков соответствия, отказы по причине несоответствия этому критерию.

Особенности экспертного анализа по этому критерию изложены в правилах весьма многословно, я же отмечу главное.

471. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в случае, если не выявлены решения, имеющие признаки, идентичные с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем (заявителями) технический результат.

Что здесь важно?

Во-первых, для признания вашего решения непатентоспособным, признаки, которые выявленные экспертизой, должны в точности совпадать с признаками предполагаемого изобретения. Эту точность частенько и удаётся оспаривать. Если такого совпадения нет – не должно быть и отказа в патентоспособности.

Во-вторых, если даже совпадение есть – в обязанности экспертизы вменено доказательство известности влияния упомянутых признаков на технический результат, который вы указали в заявке. Как вы сами понимаете, такое доказательство может потребовать выхода далеко за рамки простого информационного поиска признаков, совпадающих с существенными. Отсутствие такого доказательства в отказных материалах даёт вам право его дополнительно затребовать, и в случае его непредставления – оспорить отказ в выдаче патента.

Осталась необсуждённой возможность отказа по третьему критерию – "Промышленная применимость", но такие отказы весьма редки и с ними обычно всё понятно без серьёзных исследований.

Более детально ознакомиться с вопросом можно на сайте Федерального института промышленной собственности РФ:
Руководство по экспертизе заявок на изобретения - ч.3.7
или национального правового портала РБ:
Об утверждении Положения о порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение, проведения по ней экспертизы и принятия решения по результатам экспертизы

Продолжение следует...

Автор: @sergeymironenko
Редакция и публикация: @lubuschka

27.06.2019